El auge de la propiedad intelectual y el vertiginoso desarrollo de los negocios después de la segunda guerra mundial han determinado el nacimiento y posterior desarrollo de los esquemas de licenciamiento de tecnología.

La tecnología a la que podemos definir, un tanto apretadamente, como el cúmulo de conocimientos necesarios para la fabricación de un bien, la prestación de un servicio o la aplicación de un procedimiento y aplicable en todas las etapas de una empresa, exige de las naciones –o de los bloques económicos, para referirnos con mayor propiedad– y de las empresas una metamorfosis pro investigación. Esta afirmación ciento de miles de veces realizada e igual número de veces desatendida es un hecho irrefutable, pero desgraciadamente en exceso oneroso.

Lo cierto de todo ello, es que, si bien la investigación a nivel empresa y de Estado es el óptimo que se puede conseguir, no es menos cierto que la cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo ha invertir puede significar, y de hecho lo es, una barrera para la inversión en investigación. Sin embargo, esta situación no debe ser para la organización una barrera insalvable, existen mecanismos que les permiten acceder a un mayor conocimiento en los diversos campos de producción.

Así, si no se puede producir tecnología por las causas antes mencionadas o por otras ajenas a la labor empresarial, hagamos lo posible por adquirirla de quien ya la ha desarrollado; y es así como veremos con claridad la importancia de los acuerdos de licenciamiento de tecnología.

Un contrato de licencia de tecnología es un acuerdo en virtud del cual una persona natural o jurídica denominada licenciante –titular de la tecnología– otorga a otra persona natural o jurídica denominada licenciatario el derecho de uso de cualquiera de los elementos que constituyen la Propiedad Intelectual, vale decir, las marcas, patentes, modelos de utilidad, nombres y lemas comerciales, secretos industriales y comerciales, software, etc.; por un plazo determinado o indeterminado y sujeto al pago de regalías periódicas generalmente establecidas sobre la base de las ventas (o ingresos) del licenciatario.

Como es de notar en esta sucinta definición, existen elementos de propiedad industrial y conocimientos técnicos y comerciales, los primeros ostentan una regulación bastante amplia que los hace exclusivos y excluyentes frente a terceros; en tanto que el know how es más bien considerado como información no susceptible de registro y por ende protegida tan sólo por procedimientos de carácter interno en las organizaciones. Si bien la discusión es amplia en torno a la necesidad de regular o no la información comercial (que incluye al know how técnico y comercial) y de determinar un derecho de propiedad sobre ésta, no es propósito del presente análisis, por lo que esperamos poder discutirlo más adelante.

La selección del acuerdo de licencia de tecnología depende de las necesidades insatisfechas de la empresa, algunos factores podemos resumirlos en:

1. El nivel de desarrollo y sofisticación tecnológica del licenciatario, de tal suerte que a mayor experiencia y conocimiento de la tecnología menor será la necesidad de un acuerdo de licencia complejo que incluya, por ejemplo, asistencia técnica y suministro de información y servicios tecnológicos.
2. La complejidad de la tecnología que va a adquirirse en licencia también influye en la forma del acuerdo que se adoptará. Así, por ejemplo, si no se tiene una noción muy clara de la tecnología que se va adquirir o se carece de experiencia, mejor es suscribir un contrato de llave en mano, de gestión o de franquicia que le permita a la licenciataria obtener mayor provecho de la tecnología .
3. La naturaleza de la relación prevista entre el licenciatario y el licenciante. La elección del acuerdo dependerá de si prevé o no que la relación sea continua, que involucrará intercambios adicionales de información y cooperación estrecha o bien será una relación de una sola vez, en la que se transfiere un segmento específico de tecnología sin mayor relación de cooperación o asistencia técnica. Es el caso típico entre una simple licencia de marca y un contrato de franquicia.
4. Las condiciones jurídicas e institucionales particulares del país en el que se encuentra el licenciatario, en el supuesto que la tecnología vaya a ser licenciada a empresas del extranjero.

Los acuerdos más comunes de licenciamiento de tecnología son:

1. Suministro de servicios tecnológicos: Está destinado a licenciar los conocimientos técnicos y comerciales con los que cuenta el personal capacitado y especializado del licenciante, y por lo tanto no es apreciable en forma tangible. Por ejemplo, la formación del personal del licenciatario en cuanto a la operación y gestión de la tecnología o servicios relativos a la planificación, investigación y desarrollo, etc.

 

El contrato debe ser lo suficientemente minucioso a fin de determinar todos y cada uno de los servicios que el licenciatario debe brindar, así como las condiciones en las que deberá de realizarse.

 

2. Suministro de información tecnológica: Esta información tecnológica tangible puede estar compuesta por una amplia gama de información técnica y comercial, que transita desde el marketing de los productos y servicios hasta el diseño de las edificaciones para la empresa.

1. Decisión 291º de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. (Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías).
2. Decreto Legislativo Nº 662. Régimen de estabilidad jurídica a la inversión extranjera.
3. Decreto Legislativo Nº 823. Ley de Propiedad Industrial.
4. Decreto Legislativo Nº 807. Ley de Facultades, normas y organización del INDECOPI.
5. Decreto Supremo Nº 012-97 Texto Unico de Procedimientos Administrativo del INDECOPI.